Registrare un segno patronimico appartenente a terzi è sicuramente illegittimo ma lo è ancora di più se a farlo è un parente, per di più dipendente di una società titolare di un marchio di fatto!
E’ questo il tema affrontato di recente dal nostro Studio e definito dalla sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Napoli in una vertenza che ha visto in causa parti legate da vincolo parentale e di lavoro.
In particolare, Caio, titolare della omonima ditta titolare del segno “Caffè Cola ….ognor consola”, citava in giudizio il nipote Sempronio per aver illegittimamente depositato a proprio esclusivo nome il marchio di fatto utilizzato, senza soluzione di continuità, dal 1960 dallo zio, il tutto, per di più, il tutto mentre alle dipendenze di quest’ultimo.
Sempronio, dopo aver registrato il marchio, licenziato dalla ditta dello zio, diffidava Caio dall’utilizzo del marchio, ponendo in essere una serie di atti di concorrenza sleale finalizzati all’accaparramento di clientela.
Il Tribunale ha ravvisato nella “relazione qualificata” tra il registrante (nipote- lavoratore)) e il danneggiato (zio-datore di lavoro) una rilevanza tale rientrante nella ipotesi di malafede nella registrazione di un marchio altrui di cui all’art. 19, comma 2, Cpi.
Il Giudice ha individuato la presenza di tre circostanze che hanno portato alla condanna del nipote/dipendente per registrazione ed uso del marchio della società dello zio: “a) la conoscenza da parte del registrante (in mala fede) delle legittime aspettative vantate da altri sul marchio oggetto di registrazione, conoscenza in capo al convenuto, facilmente desumibile dal rapporto parentale e di lavoro con il sig. Camillo Cola ed ammessa dallo stesso Cola Pasquale; b) la registrazione in ottica anticoncorrenziale, ossia finalizzata a impedire la disponibilità del marchio agli altri imprenditori concorrenti, ovvero a ostacolare il loro progetto imprenditoriale nonché, lungi dal registrare un marchio per l’utilizzo effettivo dello stesso, si voglia impedire a un terzo di entrare sul mercato ovvero di continuare ad operare sul mercato ; d) la registrazione pregiudica le altrui aspettative di tutela, “abusando ad esempio del rapporto di collaborazione o fiducia ovvero precedendo nel tempo chi stia ponendo in essere un’attività preparatoria alla registrazione, ovvero abbia registrato un marchio la cui notorietà era in via di formazione”.
Inoltre il Giudice ha ravvisato nel comportamento del “nipote/dipendente” atti volti palesemente a sviare la clientela nei confronti del legittimo titolare del marchio.
Alla stregua di ciò il Tribunale ha statuito il trasferimento del marchio contestato in capo al legittimo titolare, inibendone l’utilizzo al nipote/dipendente in malafede con applicazione di una penale e condannandolo alle spese del procedimento.